這些年，格力公司與奧克斯公司的專利糾紛頗為引人注目。最近看到廣州知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院針對(duì)其中一案的民事判決（（2016）粵73民初2490號(hào)），其中涉及的法律問題很有特點(diǎn)，值得進(jìn)一步思考和研究。

一、裁判要點(diǎn)的理解

      本案中的涉案專利為實(shí)用新型專利（ZL201620412363.0），主題是一種空調(diào)器室內(nèi)機(jī)。

      法院的裁判要點(diǎn)：

      1.被訴侵權(quán)技術(shù)方案落入原告涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍

      法院認(rèn)為，被訴侵權(quán)技術(shù)方案包含了涉案專利在無效程序中修改后的權(quán)利要求1-7的全部技術(shù)特征，因此被訴侵權(quán)技術(shù)方案落入原告涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍?？梢姡趯?shí)體問題上，原告獲得了法院認(rèn)定的支持。

     2.被告的制造、銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品的行為不構(gòu)成侵害專利權(quán)的行為

      遺憾的是，在認(rèn)定被訴侵權(quán)技術(shù)方案落入原告涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍的情況下，法院并沒有支持原告要求被告立即停止制造、銷售被控侵權(quán)產(chǎn)品以及賠償原告經(jīng)濟(jì)損失等訴訟請(qǐng)求。是不是有點(diǎn)令人費(fèi)解的感覺？不過，研究本案的案情，法院判決基本上是嚴(yán)格依據(jù)法律規(guī)定的。根據(jù)《中華人民共和國專利法》第十一條的規(guī)定，實(shí)用新型專利權(quán)被授予后，任何單位或個(gè)人未經(jīng)專利權(quán)人許可，不得實(shí)施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口其專利產(chǎn)品。據(jù)此，法院認(rèn)為涉案專利的專利權(quán)保護(hù)始于原告涉案專利的授權(quán)公告日，即2016年8月3日。

      本案中，被告確認(rèn)被訴侵權(quán)產(chǎn)品是其制造的，結(jié)合公證書及實(shí)物等證據(jù)，足以認(rèn)定被告存在制造及銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品的行為。但是，原告公證購買的被訴侵權(quán)產(chǎn)品的制造日期是2015年11月，早于原告涉案專利的授權(quán)公告日；原告向北京智慧知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法鑒定中心提交鑒定的產(chǎn)品的保全日期是2016年6月15日，即該產(chǎn)品的制造日期也早于原告涉案專利的授權(quán)公告日；并且，原告承認(rèn)另一臺(tái)其自購用于拆解的被訴侵權(quán)產(chǎn)品的制造日期也早于2016年8月；此外，原告并沒有其他證據(jù)證明被告在涉案專利授權(quán)公告后仍在制造被訴侵權(quán)產(chǎn)品；同時(shí)，被告亦辯稱在原告涉案專利授權(quán)前已經(jīng)停止制造被訴侵權(quán)產(chǎn)品。綜上，法院認(rèn)為在現(xiàn)有證據(jù)情況下，被告在涉案專利授權(quán)公告后沒有制造被訴侵權(quán)產(chǎn)品的行為。

      但對(duì)于實(shí)用新型專利權(quán)被授予前已經(jīng)制造的專利產(chǎn)品在專利權(quán)被授予后繼續(xù)銷售是否構(gòu)成侵權(quán)的問題，法律沒有明確規(guī)定。對(duì)此問題，法院認(rèn)為：最高人民法院指導(dǎo)案例20號(hào)《深圳市斯瑞曼精細(xì)化工有限公司訴深圳市坑梓自來水有限公司、深圳市康泰藍(lán)水處理設(shè)備有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案》的裁判要旨為：在發(fā)明專利申請(qǐng)公布后至專利權(quán)授予前的臨時(shí)保護(hù)期內(nèi)制造、銷售、進(jìn)口的被訴專利侵權(quán)產(chǎn)品不為專利法禁止的情況下，其后續(xù)的使用、許諾銷售、銷售，即使未經(jīng)專利權(quán)人許可，也不視為侵害專利權(quán)。根據(jù)這一裁判規(guī)則應(yīng)當(dāng)可以延伸出如下規(guī)則：實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利授權(quán)前制造的專利產(chǎn)品的銷售、使用等后續(xù)行為，也不侵害專利權(quán)。

      此外，法院認(rèn)為，實(shí)用新型專利權(quán)是在被授予后才能請(qǐng)求給予保護(hù)，在授權(quán)公告日之前制造落入專利保護(hù)范圍的產(chǎn)品不構(gòu)成侵權(quán)，不屬于侵權(quán)產(chǎn)品，自然而然該產(chǎn)品的后續(xù)銷售行為也不應(yīng)構(gòu)成侵權(quán)，否則就違背了專利法“以公開換保護(hù)”的初衷，為尚未授權(quán)的技術(shù)方案提供了專利權(quán)保護(hù)。

     因此，法院認(rèn)定：被告在涉案專利授權(quán)日前制造被訴侵權(quán)產(chǎn)品以及在涉案專利授權(quán)日后銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品的行為，均不侵害涉案專利權(quán)。

二、對(duì)法律解釋的思考

     從本案的案情，筆者思考到的一個(gè)問題是：發(fā)明專利申請(qǐng)的臨時(shí)保護(hù)能不能延及要求了其本國優(yōu)先權(quán)的實(shí)用新型專利？這雖然可能不是本案的焦點(diǎn)，但卻是筆者的主要關(guān)注點(diǎn)。

      首先有必要交待一下相關(guān)背景。涉案實(shí)用新型專利不是首次申請(qǐng)，要求了之前提交的在先申請(qǐng)的201510234245.5“空調(diào)器室內(nèi)機(jī)”發(fā)明專利申請(qǐng)的本國優(yōu)先權(quán)。該在先申請(qǐng)的申請(qǐng)日為2015年5月8日，并且已于2015年7月29日公布?？梢姡撛谙壬暾?qǐng)可能要求了提前公布。

      根據(jù)專利法第十三條的規(guī)定，發(fā)明專利申請(qǐng)公布后，申請(qǐng)人可以要求實(shí)施其發(fā)明的單位或者個(gè)人支付適當(dāng)?shù)馁M(fèi)用。這就是所謂的“臨時(shí)保護(hù)”，目的是在公布發(fā)明專利申請(qǐng)到授權(quán)公告這段期間給予（最終獲得授權(quán)的）發(fā)明專利申請(qǐng)一定程度的保護(hù)。

     可見，如果涉案實(shí)用新型專利的在先發(fā)明專利申請(qǐng)最終獲得授權(quán)，則原告（專利權(quán)人）實(shí)際上有機(jī)會(huì)基于該在先發(fā)明專利申請(qǐng)，要求包括被告在內(nèi)的實(shí)施者支付臨時(shí)保護(hù)期內(nèi)的使用費(fèi)。

     涉案實(shí)用新型專利的特殊性在于涉及本國優(yōu)先權(quán)。根據(jù)《中華人民共和國專利法實(shí)施細(xì)則》第三十二條的規(guī)定，申請(qǐng)人要求本國優(yōu)先權(quán)的，其在先申請(qǐng)自后一申請(qǐng)?zhí)岢鲋掌鸺匆暈槌坊亍Ｒ虼?，涉案?shí)用新型專利的在先發(fā)明專利申請(qǐng)由于沒有最終獲得授權(quán)，也就不可能產(chǎn)生針對(duì)該在先申請(qǐng)的臨時(shí)保護(hù)權(quán)利。但是，由于上述特殊性，涉案實(shí)用新型專利作為在后申請(qǐng)，其技術(shù)方案已經(jīng)由于在先申請(qǐng)的提前公布而在授權(quán)日前被公開，從而有可能被他人在授權(quán)日前獲知并實(shí)施。這與專利技術(shù)方案在授權(quán)公告日前通常未曾公開的實(shí)用新型專利不同。

     誠然，如法院所認(rèn)定的，申請(qǐng)涉案實(shí)用新型專利是原告對(duì)于在先申請(qǐng)的發(fā)明專利與后一申請(qǐng)的實(shí)用新型專利二者之間根據(jù)意思自治所作出的選擇，其應(yīng)當(dāng)預(yù)見到后一申請(qǐng)的實(shí)用新型專利的相關(guān)技術(shù)特征存在先于授權(quán)日前被公開、并有可能被他人在授權(quán)日前獲知并實(shí)施的情況。但是，由原告承擔(dān)無法對(duì)被告在涉案專利授權(quán)日前制造及銷售落入其專利保護(hù)范圍的被訴侵權(quán)產(chǎn)品以及在涉案專利授權(quán)日后銷售上述產(chǎn)品的行為獲得任何救濟(jì)的后果，從觀感上看有違公平，似乎實(shí)質(zhì)上也不符合專利法所追求的“以公開換保護(hù)”的法益。

     進(jìn)而言之，從相關(guān)法律規(guī)定以及法理上，有沒有可能支持作為原告的專利權(quán)人享有一定的類似臨時(shí)保護(hù)的權(quán)利呢？

     就本案而言，涉及兩個(gè)關(guān)鍵要素：提前公布的在先發(fā)明專利申請(qǐng)和要求其本國優(yōu)先權(quán)的在后實(shí)用新型專利申請(qǐng)。我們可以試著從設(shè)立臨時(shí)保護(hù)的初衷和本國優(yōu)先權(quán)的效力這兩方面來探討。

     專利法規(guī)定臨時(shí)保護(hù)，目的在于平衡專利權(quán)人和公眾的利益。一件發(fā)明專利申請(qǐng)初審合格后都要公布，無論是法定的自申請(qǐng)日起滿十八個(gè)月后即行公布還是根據(jù)申請(qǐng)人的請(qǐng)求提前公布。之后，第三人就可能通過閱讀公布的申請(qǐng)文件了解發(fā)明的內(nèi)容，從而也就有可能實(shí)施該發(fā)明。而如果該申請(qǐng)最終被授予專利權(quán)，專利權(quán)自國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局公告之日起生效。因此，在公布發(fā)明專利申請(qǐng)到授權(quán)公告這段期間內(nèi)，所公開的發(fā)明無法獲得專利保護(hù)。而設(shè)定臨時(shí)保護(hù)可以對(duì)專利申請(qǐng)的公布給予一定的補(bǔ)償。

      專利法為什么對(duì)被授予專利權(quán)之前的實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)沒有規(guī)定給予臨時(shí)保護(hù)？是因?yàn)閷?shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)不值得這么做嗎？顯然不是。這應(yīng)該歸因于不同的法律制度和審查程序。實(shí)際上，根據(jù)現(xiàn)有的專利法制度，實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)?jiān)诒皇谟鑼＠麢?quán)之前是沒有公布程序的。沒有公布其技術(shù)方案或設(shè)計(jì)，當(dāng)然就談不上臨時(shí)保護(hù)了。

      但是，上述的規(guī)定沒有考慮到實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)?jiān)诒皇谟鑼＠麢?quán)之前，其技術(shù)方案或設(shè)計(jì)也可能被國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局公布的情況。如本案中，雖然實(shí)用新型專利申請(qǐng)本身沒有在被授予專利權(quán)之前公布，但是其技術(shù)方案實(shí)際上已經(jīng)在要求了本國優(yōu)先權(quán)的在先發(fā)明專利申請(qǐng)中公布了。同樣，第三人也就可能通過閱讀公布的申請(qǐng)文件了解發(fā)明創(chuàng)造的內(nèi)容，從而也就有可能實(shí)施該發(fā)明創(chuàng)造。因此，給予諸如本案這種情形的實(shí)用新型專利類似臨時(shí)保護(hù)也是符合專利法規(guī)定臨時(shí)保護(hù)的初衷的。

      另一方面，根據(jù)巴黎公約和專利法規(guī)定，外國優(yōu)先權(quán)和本國優(yōu)先權(quán)具有如下“優(yōu)先”效力：申請(qǐng)人在（外國或本國）首次申請(qǐng)后，就相同主題的發(fā)明創(chuàng)造在優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)向中國提出的專利申請(qǐng)，都看作是在該首次申請(qǐng)的申請(qǐng)日（即，優(yōu)先權(quán)日）提出的，不會(huì)因?yàn)樵趦?yōu)先權(quán)期間內(nèi)，即優(yōu)先權(quán)日與在后申請(qǐng)的申請(qǐng)日之間任何單位和個(gè)人提出了相同主題的申請(qǐng)或者公布、利用這種發(fā)明創(chuàng)造而失去效力，且由于有作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的首次申請(qǐng)的存在，使得從優(yōu)先權(quán)日起至中國在后申請(qǐng)的申請(qǐng)日中間由任何單位和個(gè)人提出的相同主題的發(fā)明創(chuàng)造專利申請(qǐng)因失去新穎性而不能被授予專利權(quán)。

      簡言之，申請(qǐng)人提出的在后申請(qǐng)與其他人在其優(yōu)先權(quán)日之后就同一主題所提出的申請(qǐng)相比，享有優(yōu)先的地位。并且，在優(yōu)先權(quán)日后，與第一次申請(qǐng)主題相同的發(fā)明、實(shí)用新型或外觀設(shè)計(jì)的公開發(fā)表或者使用，不損害在后申請(qǐng)的新穎性和創(chuàng)造性，并且也不會(huì)給第三人帶來任何權(quán)利。

      而在上述類似本案的情況下，雖然涉案的實(shí)用新型專利要求了本國優(yōu)先權(quán)，但是從目前的案情看其優(yōu)先地位并未得到充分保障。具體地，其在先發(fā)明申請(qǐng)的公布為包括被告在內(nèi)的第三人帶來了如下利益：在涉案專利的在先發(fā)明申請(qǐng)的公布后、涉案專利授權(quán)日前，制造被訴侵權(quán)產(chǎn)品以及在涉案專利授權(quán)日后銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品的行為，均不侵害涉案專利權(quán)；并且，在先發(fā)明專利申請(qǐng)的提前公布也沒有為涉案實(shí)用新型專利帶來臨時(shí)保護(hù)。

     綜上，無論是從臨時(shí)保護(hù)的初衷和主旨看，還是從本國優(yōu)先權(quán)的效力和意義看，都可以得出：如果在后實(shí)用新型專利申請(qǐng)的技術(shù)方案已經(jīng)在要求了本國優(yōu)先權(quán)的在先發(fā)明專利申請(qǐng)中公布，則有必要對(duì)該實(shí)用新型專利申請(qǐng)給予類似臨時(shí)保護(hù)的權(quán)利。即，將發(fā)明專利申請(qǐng)的臨時(shí)保護(hù)延及要求了其本國優(yōu)先權(quán)的實(shí)用新型專利。當(dāng)然，這也更加符合公平合理的原則，更加符合專利法所追求的“以公開換保護(hù)”的法益。

      那么，基于現(xiàn)行的專利相關(guān)法律，能夠做出涵蓋上述意見的解釋呢？筆者認(rèn)為，可以考慮運(yùn)用目的解釋原則和擴(kuò)大解釋原則，對(duì)專利法規(guī)定做出合理解釋。例如，專利法第十三條的規(guī)定了發(fā)明專利申請(qǐng)公布后，申請(qǐng)人可以要求實(shí)施其發(fā)明的單位或者個(gè)人支付適當(dāng)?shù)馁M(fèi)用。

      這里，臨時(shí)保護(hù)權(quán)利是發(fā)明專利申請(qǐng)公布所發(fā)起的，目的是給予申請(qǐng)人針對(duì)面向公眾的公布行為一定的補(bǔ)償。而被他人實(shí)施的“發(fā)明”并不一定限于僅僅對(duì)應(yīng)于該發(fā)明專利申請(qǐng)。特別地，要求了其本國優(yōu)先權(quán)的實(shí)用新型專利中的相同主題的技術(shù)方案也可以屬于該“發(fā)明”的范疇。換言之，這里的“發(fā)明”可以是廣義的發(fā)明創(chuàng)造的涵義，并不是指向狹義的僅對(duì)應(yīng)于發(fā)明專利申請(qǐng)的發(fā)明，而可以包括對(duì)應(yīng)于屬于同一專利申請(qǐng)家族的實(shí)用新型申請(qǐng)的發(fā)明。

     退一步講，即使認(rèn)為目前的法律規(guī)定不宜按照上述方式解釋，在今后修改專利法等時(shí)也建議考慮將發(fā)明專利申請(qǐng)的臨時(shí)保護(hù)延及要求了其本國優(yōu)先權(quán)的實(shí)用新型專利，以體現(xiàn)加大知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度的指導(dǎo)思路。

三、專利申請(qǐng)策略應(yīng)該避免的“坑”

     也許有人已經(jīng)注意到，本案中原告舉證的證據(jù)未能證明被告在涉案專利授權(quán)公告后仍在制造被訴侵權(quán)產(chǎn)品，是其在一審中處于不利地位的關(guān)鍵點(diǎn)。但是，回顧整個(gè)案情，原告有沒有在專利申請(qǐng)策略上埋下的“坑”？

     首先，我們知道，針對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造同日提交實(shí)用新型專利申請(qǐng)和發(fā)明專利申請(qǐng)是申請(qǐng)人常用的策略，尤其是對(duì)于重要的發(fā)明創(chuàng)造。由于實(shí)用新型專利申請(qǐng)不經(jīng)過實(shí)質(zhì)審查，通常會(huì)較快授權(quán)，有利于專利權(quán)人盡早行使專利權(quán)；而發(fā)明專利申請(qǐng)經(jīng)過實(shí)質(zhì)審查，可以提升專利的穩(wěn)定性和質(zhì)量，且專利保護(hù)期長。并且，在專利申請(qǐng)審查過程，可以根據(jù)市場(chǎng)的狀況以及技術(shù)生命周期，選擇其中一個(gè)專利權(quán)維持，或者通過修改獲得兩個(gè)范圍不同的專利權(quán)予以維持。

     具體到本案，可以注意到，作為本國優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的在先發(fā)明專利申請(qǐng)，并沒有在申請(qǐng)時(shí)同日提交實(shí)用新型。而在申請(qǐng)涉案的實(shí)用新型專利時(shí)，調(diào)整了策略，還就同樣的發(fā)明創(chuàng)造同日申請(qǐng)了發(fā)明專利。聯(lián)系到原告的舉證時(shí)間，以及在先發(fā)明專利申請(qǐng)的提前公開，推測(cè)可能在提交在先發(fā)明專利申請(qǐng)后不久，就發(fā)現(xiàn)了市場(chǎng)上存在的被控侵權(quán)行為。但是，發(fā)明專利從申請(qǐng)日到授權(quán)日通常較長，平均需要兩年半左右的時(shí)間。可能為了加快授權(quán)和行權(quán)的速度，原告采用了利用本國優(yōu)先權(quán)提交實(shí)用新型專利申請(qǐng)的策略。而此時(shí)距離首次申請(qǐng)的時(shí)間已經(jīng)過去了將近一年的時(shí)間。至少目前的訴訟結(jié)果表明，亡羊補(bǔ)牢可能為時(shí)已晚。

     這不僅讓人感嘆，如果在首次申請(qǐng)時(shí)采用同時(shí)提交發(fā)明專利申請(qǐng)和實(shí)用新型的策略，是不是就能避開這樣的“坑”呢。另外，原告通過利用本國優(yōu)先權(quán)，實(shí)現(xiàn)了從發(fā)明到實(shí)用新型專利申請(qǐng)的轉(zhuǎn)換。但是，如前所述，基于目前法律規(guī)定，原告很有可能無法享有臨時(shí)保護(hù)的權(quán)利，也無法限制涉案專利授權(quán)日前制造被訴侵權(quán)產(chǎn)品以及在涉案專利授權(quán)日后的銷售行為。至少目前一審情形是如此。

      順便提及，如果是在《專利優(yōu)先審查管理辦法》（自2017年8月1日起實(shí)施）已經(jīng)施行的期間，還可以采用請(qǐng)求優(yōu)先審查的策略。在發(fā)明專利申請(qǐng)已經(jīng)進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查程序的情況下，基于有證據(jù)證明他人正在實(shí)施其發(fā)明創(chuàng)造的理由，請(qǐng)求優(yōu)先審查。在國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局同意進(jìn)行優(yōu)先審查的情況下，發(fā)明專利申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)自同意之日起在四十五日內(nèi)發(fā)出第一次審查意見通知書，并在一年內(nèi)結(jié)案。這樣，就無需通過本國優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)換到實(shí)用新型專利申請(qǐng)來加快授權(quán)，也不會(huì)有喪失臨時(shí)保護(hù)權(quán)利的風(fēng)險(xiǎn)。

     最后，可以注意到：原告在提交在后的實(shí)用新型專利申請(qǐng)時(shí)，還變更了代理機(jī)構(gòu)，并試圖修改完善在先發(fā)明專利申請(qǐng)中權(quán)利要求中撰寫的技術(shù)方案。就這一點(diǎn)而言，對(duì)于申請(qǐng)人而言，綜合考慮，選擇值得信賴的代理機(jī)構(gòu)長期合作，可能是更為有效的策略。