專利法第三十九條規(guī)定，發(fā)明專利申請經(jīng)實(shí)質(zhì)審查沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由的，由國務(wù)院專利行政部門作出授予專利權(quán)的決定，發(fā)給發(fā)明專利證書，同時予以登記和公告。發(fā)明專利權(quán)自公告之日起生效。因此，發(fā)明專利申請要想獲得授權(quán)必須先經(jīng)過實(shí)質(zhì)審查。

      在實(shí)質(zhì)審查過程中，審查員會對申請日以前公開的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行檢索以對發(fā)明專利的新穎性以及創(chuàng)造性進(jìn)行評判。審查員進(jìn)行檢索的現(xiàn)有技術(shù)包括專利文獻(xiàn)以及非專利文獻(xiàn)。其中，非專利文獻(xiàn)包括論文、期限雜志、教材以及網(wǎng)頁內(nèi)容等等。審查員最終檢索到用于評述發(fā)明新穎性和創(chuàng)造性的對比文件的權(quán)利人可以是他人也可以是發(fā)明專利申請的權(quán)利相關(guān)人。權(quán)利相關(guān)人包括申請人或者發(fā)明人。

       例如，當(dāng)對比文件是權(quán)利相關(guān)人在申請日以前公開的論文時，往往會出現(xiàn)發(fā)明專利的申請文件和論文的實(shí)質(zhì)內(nèi)容基本一致的情況，甚至可能出現(xiàn)論文比發(fā)明專利的申請文件公開了更多技術(shù)細(xì)節(jié)的情況。因?yàn)樵趯＠暾堖^程中，發(fā)明人不大可能會提交一份像論文那樣詳細(xì)的技術(shù)交底。此時，想要獲得發(fā)明專利的授權(quán)就成為了一件比較困難的事情。當(dāng)對比文件是權(quán)利相關(guān)人自己提交的并在申請日以前公開的專利文獻(xiàn)時，通常對比文件和當(dāng)前發(fā)明專利的申請文件并不會構(gòu)成實(shí)質(zhì)相同，而是會存在一定的區(qū)別技術(shù)特征。此時，能否授權(quán)很大程度取決于該區(qū)別技術(shù)特征是否能夠滿足關(guān)于創(chuàng)造性的要求。并且，區(qū)別技術(shù)特征還存在著極大的被審查員認(rèn)定為是本領(lǐng)域的慣用手段，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠顯而易見地得到的風(fēng)險，從而給授權(quán)過程埋下了雷區(qū)。

       那么，在專利申請過程中要如何避免踩到這樣的雷區(qū)呢？個人認(rèn)為需要代理人和申請人的共同努力。

1，對于代理人而言

      對于代理人而言，應(yīng)該具備敏銳的信息捕捉能力，通過研讀技術(shù)交底后，與跟發(fā)明人以及企業(yè)專利工程師的溝通過程中，需要對當(dāng)前申請文件是否存在對創(chuàng)造性有影響的申請在先的專利文件或者公開在先的論文進(jìn)行確認(rèn)，尤其是在改進(jìn)型的專利申請過程中需要特別注意。在了解到存在會影響創(chuàng)造性的申請在先的專利時，需要及時跟申請人確認(rèn)該申請在先的專利文獻(xiàn)當(dāng)前的案件狀態(tài)，并根據(jù)案件狀態(tài)給申請人提供合適的建議：

1)申請在先的專利還未進(jìn)入公布準(zhǔn)備階段

      專利審查指南中明確說明，撤回專利申請或者放棄專利申請的提前公開在專利申請進(jìn)入公布準(zhǔn)備后提出的，申請文件照常公布或者公告。因此，處于公布準(zhǔn)備階段的專利申請的公開已經(jīng)成為必然，只是公開時間無法預(yù)知而已。

      對于還未進(jìn)入公布準(zhǔn)備階段的申請在先的專利，當(dāng)其還在優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)時，可以建議客戶要求優(yōu)先權(quán)重新遞交一份專利申請，從而推遲申請在先的專利的公開時間。當(dāng)申請在先的專利已經(jīng)過了優(yōu)先權(quán)期限時，則可以建議客戶對案件進(jìn)行價值分析后決定是否可以通過主動撤回該申請來確保其不會被公開，進(jìn)而不會成為當(dāng)前專利申請在授權(quán)過程的雷區(qū)。當(dāng)然，即便是申請在先的專利還在優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)，也可以通過主動撤回該申請來確保其不會被公開。當(dāng)申請在先的專利是發(fā)明專利且提交了提前公開時，可以向國家知識產(chǎn)權(quán)局提交一份放棄提前公開的意見陳述書來放棄提前公開，以推遲申請在先的專利的公開時間。

2)申請在先的專利已經(jīng)被公布

       當(dāng)申請在先的專利已經(jīng)被公布時，其已經(jīng)構(gòu)成了當(dāng)前專利申請的現(xiàn)有技術(shù)。此時，只能盡可能詳細(xì)了解申請在先的專利所公開的技術(shù)內(nèi)容，從而清晰準(zhǔn)確地把握當(dāng)前案件的核心發(fā)明點(diǎn)，并盡可能多與發(fā)明人進(jìn)行技術(shù)溝通，以通過對發(fā)明點(diǎn)進(jìn)行橫向和縱向的挖掘擴(kuò)展來強(qiáng)化發(fā)明點(diǎn)，進(jìn)而提高授權(quán)幾率。

3）申請在先的專利處于公布準(zhǔn)備階段

      當(dāng)申請在先的專利處于公布準(zhǔn)備階段時，申請人以及代理人都無法知曉專利申請的公開時間。此時需要盡可能地去為當(dāng)前專利申請獲得一個較早的申請日，從而確保其申請日能夠在申請在先的專利的公開日以前。此時代理人可以加急處理以確保專利申請文件能夠及時遞交至國知局。但是，如果處理時間過于緊迫，則可能會影響到專利質(zhì)量，因此可以建議申請人就該專利申請向國家知識產(chǎn)權(quán)先以搶占時間為主的申請文件進(jìn)行提交，后續(xù)可再在優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)，進(jìn)一步地對該申請文件進(jìn)行完善后，通過要求優(yōu)先權(quán)的方式重新遞交一份專利申請，以確保該專利申請的質(zhì)量。當(dāng)然，該方法也可以適用于前面所述兩種情況中的任一種。

       當(dāng)然，如代理人在溝通過程中了解到權(quán)利相關(guān)人員需要就當(dāng)前專利申請的技術(shù)內(nèi)容進(jìn)行論文申請時，需要提示權(quán)利相關(guān)人員必須在申請文件遞交國家知識產(chǎn)權(quán)局后再去公開該論文。如果論文已經(jīng)公開，則可以參照前面2）的情況進(jìn)行處理。

2，對于申請人而言

      對于申請人而言，可以從以下幾個方面入手，來避免上述情況的發(fā)生：

1）履行告知義務(wù)

        在進(jìn)行專利申請過程中，申請人應(yīng)該及時告知代理人專利申請的相關(guān)信息，比如已經(jīng)就改進(jìn)前的方案進(jìn)行過專利申請或者論文申請等信息，以確保代理人能夠知曉相關(guān)信息，從而可以在專利撰寫過程中提早為答復(fù)過程進(jìn)行布局規(guī)劃。

2）強(qiáng)化保密意識

        強(qiáng)化技術(shù)相關(guān)人員的保密意識，在技術(shù)進(jìn)行專利申請之前杜絕將相關(guān)文件公開于網(wǎng)頁、期刊雜志的事故發(fā)生。

3）選擇合適的申請策略

        在專利申請的過程中充分考慮技術(shù)的完善度來確定相應(yīng)的申請策略。例如，對于一些尚處于研發(fā)階段尤其是預(yù)研階段的技術(shù)，由于技術(shù)尚不成熟，在進(jìn)行專利申請時，盡量申請發(fā)明且不提提前公開，從而為自身爭取到18個月的技術(shù)完善時間，并在技術(shù)完善過程中及時提交相關(guān)專利申請。當(dāng)然，對于前期布局的專利，可以在優(yōu)選權(quán)期限內(nèi)根據(jù)技術(shù)的研發(fā)方向以及完善程度來決定是否要提前公開以及是否需要變更案件類型。當(dāng)需要變更案件類型時，可以在優(yōu)選權(quán)期限內(nèi)要求優(yōu)先權(quán)重新遞交一份專利申請。

4）完善專利管理機(jī)制

       通過完善的專利管理機(jī)制來對專利申請的相關(guān)事宜進(jìn)行監(jiān)控，例如加強(qiáng)對專利申請過程中的分類管理，從而確保企業(yè)內(nèi)部的相關(guān)人員能夠及時了解企業(yè)自身已經(jīng)就某一技術(shù)進(jìn)行專利申請的情況，從而以避免由于溝通或者信息分享不及時導(dǎo)致的多個發(fā)明人就同一個技術(shù)點(diǎn)進(jìn)行申請或者提交與在先申請極為相似的專利申請的問題發(fā)生。

3，結(jié)語

       在實(shí)務(wù)操作過程中可能還存在很多其他的可行方案來解決“踩雷”問題，但是不管哪種方案均需要雙方共同的努力來為專利申請掃清障礙。