《專利法》第二十三條第三款規(guī)定：授予專利權(quán)的外觀設(shè)計(jì)不得與他人在申請(qǐng)日前已經(jīng)取得的合法權(quán)利相沖突。

        在專利確權(quán)實(shí)踐中以不滿足上述法條為由請(qǐng)求宣告外觀設(shè)計(jì)專利無(wú)效時(shí)，經(jīng)常會(huì)遇到無(wú)效請(qǐng)求人是否適格、在先權(quán)利是否可以為專利權(quán)或商標(biāo)申請(qǐng)權(quán)等問(wèn)題，下面結(jié)合幾個(gè)案例分析說(shuō)明：

案例1：安徽A食品飲料有限公司與郭某專利無(wú)效糾紛案[1]

        基本案情：郭某是名稱為“飲料瓶（黑卡6小時(shí)）”、申請(qǐng)日為2011年10月19日、授權(quán)公告日為2012年2月15日的外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)人。針對(duì)上述專利，安徽A食品飲料有限公司（以下簡(jiǎn)稱A公司）向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)提請(qǐng)無(wú)效請(qǐng)求，理由之一為涉案專利不符合《專利法》第二十三條第三款規(guī)定，引用的證據(jù)是申請(qǐng)?zhí)枮?0036108的商標(biāo)申請(qǐng)的相關(guān)信息的打印件，其申請(qǐng)日為2011年10月8日，初審公告日為2012年9月6日，商標(biāo)申請(qǐng)人為黃某某。由于證據(jù)2仍處在申請(qǐng)階段，尚未核準(zhǔn)注冊(cè)，該商標(biāo)的申請(qǐng)人是否最終能夠獲得商標(biāo)權(quán)還不確定，且A公司當(dāng)庭承認(rèn)在本案中未提交任何證明其與商標(biāo)申請(qǐng)人黃某某存在利害關(guān)系的證據(jù)，因此對(duì)A公司提出的本專利不符合《專利法》第二十三條第三款的規(guī)定的無(wú)效理由不予支持。在行政訴訟期間，A公司提交了第10036108號(hào)商標(biāo)已經(jīng)于2015年4月21日注冊(cè)公告的新證據(jù)。

        法院認(rèn)定：雖然該商標(biāo)取得專用權(quán)的日期晚于本專利申請(qǐng)日，但該商標(biāo)的申請(qǐng)日早于本專利申請(qǐng)日且之后已經(jīng)獲準(zhǔn)注冊(cè)，成為有效的注冊(cè)商標(biāo)，其在先申請(qǐng)的相關(guān)權(quán)益亦應(yīng)得到保護(hù)，故第10036108號(hào)商標(biāo)相對(duì)于本專利屬于在先取得的合法權(quán)利。但是，《專利法》第二十三條第三款所指的在先取得的合法權(quán)利屬于民法上的私權(quán)，一般與公共利益無(wú)關(guān)?；谒綑?quán)的本質(zhì)屬性，是否主張侵權(quán)救濟(jì)是權(quán)利人或利害關(guān)系人的權(quán)利，他人無(wú)權(quán)代為主張。在授權(quán)的外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)與在先合法權(quán)利的客體發(fā)生重疊時(shí)，如果在先權(quán)利的權(quán)利人不提出主張，就不存在權(quán)利沖突的問(wèn)題。如果允許任何單位或個(gè)人針對(duì)此類專利權(quán)向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)提出無(wú)效宣告請(qǐng)求，可能會(huì)與權(quán)利人的意志不符。同時(shí)，任何人只要能夠證明其是在先權(quán)利人或利害關(guān)系人，均可依據(jù)專利法二十三條請(qǐng)求宣告外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)無(wú)效，這與專利法四十五條的規(guī)定并不沖突。

       從上述案例可以看出，在以專利與他人在先權(quán)利沖突為由，根據(jù)《專利法》第二十三條第三款規(guī)定宣告外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)無(wú)效時(shí)，無(wú)效請(qǐng)求人需要舉證證明自己是在先權(quán)利的權(quán)利人或利害關(guān)系人，否則，專利復(fù)審委員會(huì)可以根據(jù)《專利法實(shí)施細(xì)則》第六十三條第三款的規(guī)定不予受理。上述規(guī)定并非是對(duì)提出無(wú)效宣告請(qǐng)求的主體資格的限定，而是對(duì)提出無(wú)效宣告請(qǐng)求的當(dāng)事人提交相關(guān)證據(jù)的要求，任何人只要能夠證明其是在先權(quán)利人或利害關(guān)系人，均可依據(jù)《專利法》二十三條請(qǐng)求宣告外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)無(wú)效，這與《專利法》四十五條規(guī)定的任何單位或者個(gè)人認(rèn)為專利權(quán)的授予不符合本法規(guī)定都可以請(qǐng)求專利復(fù)審委員會(huì)宣告該專利權(quán)無(wú)效并不沖突。

案例2：B食品股份有限公司與陳某某專利無(wú)效糾紛案[2]

         基本案情：陳某某是產(chǎn)品名稱為“食品包裝袋”、申請(qǐng)日為2000年10月16日、授權(quán)公告日為2001年5月2日的外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)人。針對(duì)上述專利，B食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱B公司）向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)提請(qǐng)無(wú)效請(qǐng)求，理由之一是涉案專利不符合2000年修正的《專利法》第二十三條的規(guī)定，引用的證據(jù)是B公司持有的申請(qǐng)日為1997年12月12日、初步審定公告日為2000年10月14日、核準(zhǔn)注冊(cè)日為2001年1月14日第1506193號(hào)商標(biāo)。

        法院認(rèn)定：在商標(biāo)申請(qǐng)日早于外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)日的情況下，外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的實(shí)施不會(huì)影響到商標(biāo)最終是否被核準(zhǔn)注冊(cè)，不會(huì)存在外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)與商標(biāo)申請(qǐng)權(quán)的沖突問(wèn)題，因此商標(biāo)申請(qǐng)權(quán)并不能作為2000年《專利法》第二十三條所稱的在先取得的合法權(quán)利。但商標(biāo)申請(qǐng)權(quán)作為一種期待權(quán)，最終期待的完整權(quán)利是注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，只有商標(biāo)獲得注冊(cè)，商標(biāo)申請(qǐng)的最終權(quán)益才得以實(shí)現(xiàn)，此時(shí)，應(yīng)當(dāng)溯及既往地對(duì)商標(biāo)申請(qǐng)權(quán)進(jìn)行保護(hù)，基于保護(hù)在先權(quán)利原則，只要商標(biāo)申請(qǐng)日在外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)日之前，且在提起專利無(wú)效宣告請(qǐng)求時(shí)商標(biāo)已被核準(zhǔn)注冊(cè)并仍然有效，在先申請(qǐng)的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)就可以對(duì)抗在后申請(qǐng)的外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)，用于判斷外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)是否與之相沖突。

        從上述案例可以看出，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)才是《專利法》第二十三條所稱的在先取得的合法權(quán)利，商標(biāo)申請(qǐng)權(quán)本身并不能構(gòu)成在先權(quán)利，對(duì)于案例中商標(biāo)申請(qǐng)日早于專利申請(qǐng)日的情況，以不滿足《專利法》第二十三條第三款規(guī)定為由宣告外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)無(wú)效時(shí)，需要同時(shí)滿足二個(gè)條件：一是在先申請(qǐng)的商標(biāo)已被核準(zhǔn)注冊(cè)；二是注冊(cè)商標(biāo)仍然有效。

案例3：鄧某某與胡某某專利無(wú)效糾紛案[3]

         基本案情：胡某某是產(chǎn)品名稱為“自行車掛鎖(報(bào)警)”的外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)人。針對(duì)上述專利，鄧某某以涉案專利不符合《專利法》第二十三條第一款和第二款為由請(qǐng)求宣告專利無(wú)效。在行政訴訟期間，原告鄧某某另主張涉案專利不符合《專利法》第二十三條第三款的規(guī)定。

         關(guān)于在先權(quán)利的問(wèn)題，法院認(rèn)為：根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問(wèn)題的若干規(guī)定》第十六條的規(guī)定，《專利法》第二十三條所稱的在先取得的合法權(quán)利包括商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)、企業(yè)名稱權(quán)、肖像權(quán)、知名商品特有包裝或者裝潢使用權(quán)等。由于《專利法》對(duì)不同專利權(quán)之間的權(quán)利沖突問(wèn)題在多個(gè)條款中已經(jīng)作出了詳細(xì)規(guī)定，因此依照體系解釋原則，《專利法》第二十三條第三款所規(guī)定的在先權(quán)利不應(yīng)包括在先專利權(quán)。

         從上述案例可以看出，雖然法釋第十六條對(duì)在先權(quán)利的說(shuō)明并不是窮舉方式，除規(guī)定中列出的6種在先權(quán)利外，還可以包括其他的在先權(quán)利。但當(dāng)在先權(quán)利為專利權(quán)時(shí)，只能依據(jù)《專利法》第九條規(guī)定的避免重復(fù)授權(quán)、第二十三條第一款規(guī)定的被現(xiàn)有設(shè)計(jì)公開(kāi)或?qū)儆诘钟|申請(qǐng)、第二十三條第二款規(guī)定的被現(xiàn)有設(shè)計(jì)的組合公開(kāi)等條款解決權(quán)利沖突問(wèn)題。

         綜上，在以與在先權(quán)利沖突為由請(qǐng)求專利無(wú)效時(shí)，無(wú)論是請(qǐng)求人本身，還是在先權(quán)利的類型都有一定的限制條件；對(duì)于請(qǐng)求人來(lái)說(shuō)，需要舉證屬于在先權(quán)利人或利害關(guān)系人；對(duì)于在先權(quán)利來(lái)說(shuō)，需要是專利申請(qǐng)日之前已經(jīng)取得的注冊(cè)商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)、企業(yè)名稱權(quán)、肖像權(quán)、知名商品特有包裝或者裝潢使用權(quán)等。

          然而，當(dāng)在先權(quán)利人不主張自己的權(quán)利時(shí)，是否就沒(méi)有辦法對(duì)專利請(qǐng)求無(wú)效了呢？事實(shí)并非如此，請(qǐng)求人還可以根據(jù)情況以涉案專利不符合《專利法》第九條、第二十三條第一款和第二款等規(guī)定為由請(qǐng)求無(wú)效。需要注意的是，當(dāng)以第二十三條第二款為由請(qǐng)求專利無(wú)效時(shí)，在先權(quán)利的特征需要滿足在專利申請(qǐng)日前已經(jīng)公開(kāi)的要求。以上述案例2為例，由于第1506193號(hào)商標(biāo)的初步審定公告日在涉案專利的申請(qǐng)日之前，構(gòu)成了現(xiàn)有設(shè)計(jì)，因此如果涉案專利的其他特征已經(jīng)被現(xiàn)有包裝袋公開(kāi)的話，將現(xiàn)有包裝袋與在先商標(biāo)圖案直接拼合即可得到涉案專利的外觀設(shè)計(jì)，并且拼合后也沒(méi)有產(chǎn)生獨(dú)特的視覺(jué)效果，完全可以以涉案專利與現(xiàn)有包裝袋和在先商標(biāo)的組合相比沒(méi)有明顯區(qū)別為由請(qǐng)求無(wú)效。

參考資料：

1、（2016）京行終字第2690號(hào)二審行政判決書(shū)；

2、（2014）知行字第4號(hào)再審行政裁定書(shū)；

3、（2014）高行終字第30號(hào)二審行政判決書(shū)。