【弁言小序】

      創(chuàng)造性是一項發(fā)明能夠授予專利權(quán)的最為重要的實質(zhì)性條件之一。《專利審查指南》規(guī)定通常采用“三步法”判斷發(fā)明是否具備創(chuàng)造性。在實踐中，審查員采用“三步法”判斷發(fā)明的創(chuàng)造性時，通常將重點放在第三個步驟，即技術(shù)啟示的判斷上，而往往忽視第一個步驟中對于最接近的現(xiàn)有技術(shù)的選取。特別在一些特殊情況下，某些現(xiàn)有技術(shù)根本無法作為發(fā)明的改進起點，應(yīng)該避免選取這些現(xiàn)有技術(shù)作為最接近現(xiàn)有技術(shù)。本文通過一個具體案例，闡述應(yīng)當如何把握最接近現(xiàn)有技術(shù)的選取。

【理念闡述】

      創(chuàng)造性判斷在專利授權(quán)和確權(quán)審查中占據(jù)重要地位，判斷一項發(fā)明是否具備創(chuàng)造性不僅是專利審查的重點，也是專利申請人、專利權(quán)人、法院以及社會公眾關(guān)心和關(guān)注的問題。創(chuàng)造性審查就是要判斷發(fā)明是否具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步。我國創(chuàng)造性判斷所采用的“三步法”審查方式以最接近的現(xiàn)有技術(shù)為基礎(chǔ)，因此最接近的現(xiàn)有技術(shù)的選取對于創(chuàng)造性的判斷具有重要的意義。

     在“三步法”判斷創(chuàng)造性的第一個步驟中，《專利審查指南》第二部分第四章中規(guī)定，最接近的現(xiàn)有技術(shù)是指現(xiàn)有技術(shù)中與要求保護的發(fā)明最密切相關(guān)的一個技術(shù)方案，例如，與要求保護的發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域相同，所要解決的技術(shù)問題、技術(shù)效果或者用途最接近和/或公開了發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)，或者雖然與要求保護的發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域不同，但能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)明的功能，并且公開發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)。在確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)時，應(yīng)首先考慮技術(shù)領(lǐng)域相同或相近的現(xiàn)有技術(shù)。

     《專利審查指南》規(guī)定最接近的現(xiàn)有技術(shù)的選取，應(yīng)當從技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)問題、技術(shù)效果、功能用途以及技術(shù)特征數(shù)量等多角度進行綜合整體判斷。對最接近的現(xiàn)有技術(shù)的整體判斷，在將一項發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)進行比對時，除了考慮兩者相同/相應(yīng)的內(nèi)容，還應(yīng)該考慮該現(xiàn)有技術(shù)與該發(fā)明“非對應(yīng)的內(nèi)容”，如果本領(lǐng)域技術(shù)人員試圖改造該現(xiàn)有技術(shù)以獲得該發(fā)明技術(shù)方案時，這些“非對應(yīng)的內(nèi)容”會使得該現(xiàn)有技術(shù)已無法解決其本身所要解決的技術(shù)問題并獲得相應(yīng)的技術(shù)效果，這樣的改造使得該現(xiàn)有技術(shù)完全背離其原來的技術(shù)實質(zhì)，那么本領(lǐng)域技術(shù)人員就不存在對該現(xiàn)有技術(shù)進行這樣改進的動機，則該現(xiàn)有技術(shù)并不適合作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)。

      在歐洲采用“問題-解決法”判斷發(fā)明的創(chuàng)造性，具體步驟與我國的“三步法”類似，其中第一步同樣也是確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)，第三步以Could-Would法進行技術(shù)啟示的判斷，技術(shù)啟示判斷的關(guān)鍵不在于本領(lǐng)域技術(shù)人員是否可能通過調(diào)整或修改最接近的現(xiàn)有技術(shù)來得到本發(fā)明，而是在于他是否會在現(xiàn)有技術(shù)的促使下有動機改進最接近的現(xiàn)有技術(shù)從而得到本發(fā)明。

      歐洲采用“問題-解決法”評判創(chuàng)造性時，對最接近的現(xiàn)有技術(shù)的選取通常可以考慮兩方面的因素。首先，從本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度判斷現(xiàn)有技術(shù)是否存在朝著本發(fā)明方向進行改進的可能性；更關(guān)鍵在于本領(lǐng)域技術(shù)人員是否存在對現(xiàn)有技術(shù)朝著本發(fā)明方向進行改進的動機。通?，F(xiàn)有技術(shù)與發(fā)明所要解決的技術(shù)問題相同或相似是確定某一現(xiàn)有技術(shù)是否適合作為最接近現(xiàn)有技術(shù)的重要考慮因素，若該現(xiàn)有技術(shù)根本不涉及發(fā)明所要解決的技術(shù)問題，且為解決不同的技術(shù)問題兩者采用了不同、甚至相悖的技術(shù)構(gòu)思，即使現(xiàn)有技術(shù)存在朝著該發(fā)明方向進行改進的可能性，那么也不存在本領(lǐng)域技術(shù)人員對該現(xiàn)有技術(shù)朝著該發(fā)明方向進行改進的動機，本領(lǐng)域技術(shù)人員通常不會關(guān)注這樣的現(xiàn)有技術(shù)，更不會考慮將其作為改進起點以獲得該發(fā)明的技術(shù)方案。

【案例演繹】

      一起復審請求涉及發(fā)明名稱為“一種基于條碼數(shù)據(jù)的功能邏輯跳轉(zhuǎn)方法、客戶端及系統(tǒng)”（專利申請?zhí)枺?01410422578.6）的發(fā)明專利申請，背景技術(shù)中描述在二維碼中存儲一個URL，通過掃碼跳轉(zhuǎn)到對應(yīng)的網(wǎng)頁，因此上述二維碼應(yīng)用跳轉(zhuǎn)功能單一，限制了二維碼的應(yīng)用場景和使用范圍。該申請所要解決的技術(shù)問題是增強條碼的跳轉(zhuǎn)能力從而擴寬條碼的應(yīng)用場景和使用范圍，為了解決上述技術(shù)問題，該申請在服務(wù)器中存儲有客戶端條碼數(shù)據(jù)對應(yīng)的功能邏輯信息，在用戶掃碼后將服務(wù)器端的功能邏輯信息返回給客戶端執(zhí)行相應(yīng)邏輯處理。

      對比文件1中公開了一種執(zhí)行二維碼動作指令的方法，其所要解決的技術(shù)問題是在移動終端如何快速便捷的執(zhí)行動作指令，為了解決該問題，在二維碼中存儲有直接調(diào)用應(yīng)用程序編程接口API的動作指令，移動終端只需要掃描一次二維碼就可調(diào)用其中動作指令對應(yīng)的API以執(zhí)行動作指令從而實現(xiàn)移動終端的相應(yīng)功能。此外，在對比文件1中明確記載：該方法通過只掃描一次二維碼，可調(diào)用其中動作指令對應(yīng)的API以執(zhí)行動作指令，實現(xiàn)移動終端的相應(yīng)功能，而不需要與后臺服務(wù)器進行交互認證，只在移動終端單側(cè)實現(xiàn)執(zhí)行動作指令，也不需要下載安裝相應(yīng)的程序才能實現(xiàn)，從而減少用戶操作時間，減少用戶使用移動終端功能的成本?？梢姡瑢Ρ任募?公開的內(nèi)容除了包括通過掃碼執(zhí)行動作指令外，還包括與本申請不相對應(yīng)的“非對應(yīng)的內(nèi)容”，即與不需要與后臺服務(wù)器交互的有關(guān)內(nèi)容。

      該案的爭議焦點在于，該申請在執(zhí)行二維碼指令時，通過客戶端和服務(wù)器的數(shù)據(jù)交互從而提高數(shù)據(jù)處理能力，而對比文件1中僅在移動終端處理數(shù)據(jù)以保證移動終端的快速響應(yīng)速度。那么對比文件1是否存在朝著該申請方向進行改進的動機，能否作為該申請改進的起點，是否適合作為最接近現(xiàn)有技術(shù)呢？

      合議組認為，根據(jù)對比文件1所記載的內(nèi)容以及整體考量現(xiàn)有技術(shù)，特別對比文件1與本申請“非對應(yīng)的內(nèi)容”可以確定，對比文件1中只需要在移動終端側(cè)掃碼執(zhí)行動作指令，移動終端完全不需要與后臺服務(wù)器交互認證，從而能夠減少服務(wù)器端與移動終端交互時間，最終獲得快速便捷的執(zhí)行動作指令的技術(shù)效果；而該申請為了增強條碼的跳轉(zhuǎn)能力從而擴寬條碼的應(yīng)用場景和使用范圍，將與客戶端條碼數(shù)據(jù)對應(yīng)的功能邏輯信息存儲于服務(wù)器，并將功能服務(wù)器端的功能邏輯信息返回給客戶端執(zhí)行相應(yīng)邏輯處理。因此，對比文件1中解決快速便捷的執(zhí)行動作指令的關(guān)鍵在于移動終端與后臺服務(wù)器不需要交互，而該申請解決擴寬條碼的應(yīng)用場景和使用范圍的關(guān)鍵在于將功能邏輯信息存儲于服務(wù)器，客戶端和服務(wù)器之間需要進行相應(yīng)的數(shù)據(jù)交互。

      由此可見，該申請與對比文件1在解決各自技術(shù)問題時對于客戶端和服務(wù)器之間是否需要數(shù)據(jù)交互采取的是完全相悖的方式。如果本領(lǐng)域技術(shù)人員嘗試改變對比文件1在其中設(shè)置服務(wù)器處理數(shù)據(jù)并與移動終端進行數(shù)據(jù)交互，那么移動終端必然要等待服務(wù)器的響應(yīng)時間以及數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)傳輸時間，這樣會延長移動終端的處理時間，從而無法解決對比文件1中移動終端快速便捷執(zhí)行動作指令的技術(shù)問題，也無法獲得快速便捷執(zhí)行動作指令的技術(shù)效果，那么，本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對需要增強二維碼跳轉(zhuǎn)能力的技術(shù)問題時沒有動機想到在對比文件1中設(shè)置服務(wù)器處理數(shù)據(jù)并與移動終端進行數(shù)據(jù)交互。因此，對比文件1中給出了僅在移動終端處理數(shù)據(jù)并避免與后臺服務(wù)器交互的相反技術(shù)教導，雖然在技術(shù)上存在對比文件1的基礎(chǔ)上設(shè)置服務(wù)器處理數(shù)據(jù)并與移動終端進行數(shù)據(jù)交互的可能性，但是本領(lǐng)域技術(shù)人員在對比文件1的基礎(chǔ)上沒有動機朝著此方向進行改進，因此本領(lǐng)域技術(shù)人員通常不會關(guān)注該對比文件，更不會考慮將其作為改進起點以獲得本申請的技術(shù)方案。因此，對比文件1不適合作為該申請的最接近現(xiàn)有技術(shù)。

      從該案的審理過程來看，如果一件專利申請與某一現(xiàn)有技術(shù)相比，其中涉及的“非對應(yīng)的內(nèi)容”使得兩者所要解決的技術(shù)問題不同，且出于解決各自技術(shù)問題的需要采用不同、甚至相悖的技術(shù)構(gòu)思，在本領(lǐng)域技術(shù)人員試圖按照該專利申請的技術(shù)方案改造該現(xiàn)有技術(shù)時，將會導致該現(xiàn)有技術(shù)無法解決其本身所要解決的技術(shù)問題并獲得相應(yīng)的技術(shù)效果，這樣的改造使得該現(xiàn)有技術(shù)完全背離其原來的技術(shù)實質(zhì)，那么就不存在啟示或動機對該現(xiàn)有技術(shù)進行這樣的改造，其無法作為該專利申請的改進起點，該現(xiàn)有技術(shù)一般不適合作為最接近現(xiàn)有技術(shù)。選取合適的最接近現(xiàn)有技術(shù)是判斷創(chuàng)造性的起點，最接近的現(xiàn)有技術(shù)的選取需要在對該現(xiàn)有技術(shù)整體考量的基礎(chǔ)上進行把握，并且不僅需要考慮該現(xiàn)有技術(shù)是否存在改進的可能性，還需進一步判斷是否存在對該現(xiàn)有技術(shù)進行改進的動機，只有選擇合理可行的最接近現(xiàn)有技術(shù)作為發(fā)明的起點，才能客觀公正地進行創(chuàng)造性的判斷。